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Martignoni, De Moraes e Todeschini Advogados Associados

STJ reafirma o dever do comerciante de produto copiado em indenizar danos morais e materiais ao titular de Desenho Industrial

Por: Thiago Todeschini Ferreira (OAB/RS 102.184)

Em recente decisão de Brasília, empresa de plásticos obtém decisão favorável e será indenizada pela cópia de produtos protegidos por Desenhos Industriais.

O processo foi ajuizado em 2013, sendo o debate central sobre a contrafação (cópia) de peças plásticas de rodaforro e rodapé, cujo design é protegido por Desenhos Industriais (DIs) registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A demandante, sediada no nordeste gaúcho, alegou, em suma, que a cópia dos seus produtos significava ato ilícito que deveria ser impedido e que deveria ser indenizada tanto pelas perdas de vendas, quanto pelos danos gerados à imagem da empresa (dano moral).

Em sua defesa, a empresa demandada, com sede no noroeste gaúcho, comprovou que seria apenas comerciante, e não fabricante do produto, bem como que teria licença de Desenhos Industriais junto a outra empresa que fabricava rodaforros e rodapés semelhantes, essa com base em Santa Catarina.

A empresa catarinense também teve uma ação movida contra si pela indústria de plástico do nordeste gaúcho, pelas mesmas razões.

A prova pericial no processo concluiu que existiam “semelhanças dimensionais entre as peças internas (84,3%), externas (86,3%), visuais e funcionais da autora e da ré”.

Em razão dessa identidade, em julho de 2018 a sentença determinou que a empresa cessasse a comercialização das peças, mas entendeu que a responsável pelas perdas e danos deveria ser a empresa fabricante, sediada em Santa Catarina, e não a demandada sediada no noroeste gaúcho, a qual apenas comercializava as peças. De igual modo, entendeu que não haveria dano à imagem da autora pelo ato ilícito.

Ambas as partes apelaram ao Tribunal de Justiça do RS. A empresa autora da ação defendia a obrigação da comerciante de responder pelas perdas e danos, pois é isso o que prevê expressamente a lei de propriedade industrial. Igualmente, sustentou que os danos a sua imagem, no caso, seriam presumidos. A demandada, por sua vez, defendeu seu direito de comercializar as peças, alegando que seriam objeto de suas próprias licenças.

O Tribunal de Justiça entendeu que estaria acertada a sentença, rejeitando ambos os recursos, ou seja, mantendo a ordem de abstenção de comercialização, mas negando a indenização por danos materiais e morais à autora.

A demandante manejou recurso ao Superior Tribunal de Justiça de Brasília, sustentando violação direta à lei de propriedade industrial, bem como dissídio jurisprudencial (quando há julgamentos divergentes entre tribunais de igual alçada. No caso, em julgamento semelhante o julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo tinha entendimento diametralmente oposto).

No dia 02/04/20, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villas Bôas Cueva, deu provimento ao recurso que atacava a decisão do TJ/RS, revertendo-a e determinando a indenização, pela comerciante, dos danos materiais e morais - cabe recurso dessa decisão à Turma do STJ.

Além de elucidar a importância de traçar uma estratégia sólida de longo prazo que permita à empresa assegurar a sua propriedade intelectual em âmbito nacional, o caso demonstra a importância de exaustiva avaliação técnico-jurídica na contratação de licenças de patentes, marcas e desenhos industriais, a fim de averiguar sua segurança e força sob a ótica legal.

O mesmo pode ser dito em relação ao setup de operações que possam utilizar tecnologias patenteadas, seja na linha de produção ou no produto em si. Nesse contexto uma Freedom To Operate (FTO) - ou “avaliação de liberdade para operar” pode assegurar paz e legitimidade no exercício da atividade econômica.

Sendo abril o mês de celebração à propriedade intelectual em nível mundial, a decisão demonstra coordenação entre a corte superior e a lei, com positivos efeitos para a construção de uma cultura de segurança jurídica e solidez na proteção de direitos. Isso permitirá cada vez mais o protagonismo brasileiro no terreno das invenções e criações intelectuais.

Fonte: REsp nº 1861961 / RS (2020/0035225-0).em 14/02/2020

 

 

 

 

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